VI SA/Wa 86/21

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Dorota Dziedzic-Chojnacka Sędzia WSA Grażyna Śliwińska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym dnia 9 czerwca 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi N. sp. z o.o. z siedzibą w M. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

W dniu 2 grudnia 2019 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek N. sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: ʺskarżącaʺ, ʺspółkaʺ, ʺwnioskodawcaʺ) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy słowny FOTO-KOCYK o nr [...], do którego uprawnioną jest M. L, (dalej: ʺuczestnik postępowaniaʺ, ʺuprawniona/yʺ). Sporny znak chroniony z pierwszeństwem od dnia 1 lutego 2018 r., przeznaczony jest do oznaczania towarów w klasie 24, tj.: kocyki dziecięce, koce do łóżeczek dziecięcych, kocyki do owijania niemowląt, kołdry dziecięce, bielizna pościelowa do łóżeczek dziecięcych, kocyki dla niemowląt w formie rożków, otulacze dla niemowląt, śpiworki dla niemowląt, śpiworki z kapturem dla niemowląt, bielizna pościelowa dla niemowląt, ręczniki tekstylne dla niemowląt. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca stwierdził, że sporny znak towarowy nie spełnia ustawowych i przesłanek wymienionych w art 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 776 ze zm.; dalej: ʺp.w.p.ʺ), jak również nie zostały spełnione warunki wskazane w art. 1291 ust. 1 pkt 1 - 4 oraz w pkt 6 p.w.p. Podniósł, że jest przedsiębiorcą oferującym klientom kocyki dla dzieci do wykonywania fotografii z określeniem wieku dziecka, które nazywa FOTOKOCYK. W jego ocenie ww. nazwa w naturalny sposób oddaje rodzaj towaru, przeznaczenie i właściwość, jest oczywista dla opisania wskazanego produktu, tym bardziej, że na rynku istnieją podobne produkty. Ponadto nazwa ta jest tłumaczeniem z angielskiego określenia photo blanket. Wnioskodawca poinformował, że w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał pismo, w którym uprawniona powołała się na prawa do znaku towarowego FOTO-KOCYK i podniosła żądania finansowe. W reakcji na powyższe wniósł o unieważnienie spornego prawa przy uwzględnieniu postulatu uczciwych praktyk handlowych, wskazując że nazwa FOTO-KOCYK jako znak towarowy nie pozwala na odróżnienie towarów jednego od towarów innego przedsiębiorstwa. Zaznaczał, że towary uprawnionej nie zostały przez nią stworzone, były wcześniej dostępne na rynku, na portalach sprzedażowych Ebay, AliExpress, Amazon. Zdaniem wnioskodawcy, skoro produkty uprawnionej nie zostały przez nią stworzone, to nie kojarzą się z przedsiębiorstwem uprawnionej. Z powyższego wynika, że sporny znak towarowy nie spełnia podstawowej przesłanki uprawniającej do przyznania ochrony jako znak towarowy, ponieważ nie posiada na tyle charakterystycznych cech strukturalnych, które umożliwiają identyfikację towarów w obrocie, co czyni go znakiem niedystynktwnym. Oceniając znak poprzez krąg odbiorców, wnioskodawca stwierdził, że znak sporny nie wywołuje jednoznacznych skojarzeń z przedsiębiorstwem uprawnionej, tym bardziej, że na rynku istnieją przedsiębiorstwa oferujące podobne produkty. Zestawienie FOTO-KOCYK u przeciętnego odbiorcy rodzi wyłącznie skojarzenie znaku z rodzajem towarów, a nie z oznaczeniem konkretnego producenta. Zdaniem wnioskodawcy, oznaczenie FOTO-KOCYK wyczerpuje, w zasadniczej mierze, możliwość nazwania oferowanego produktu, w ten sposób, że nie jest możliwe opisanie podobnego produktu bez podania fraz z jakich składa się sporny znak. Określenie ʺKOCYKʺ odwołuje się do wskazanych w klasie 24 towarów, tj. kocyki dziecięce, kocyki dla niemowląt, a fraza ʺFOTO" wskazuje na opisowe, jednoznaczne przeznaczenie tak oznaczanego produktu czyli kocyk do wykonywania fotografii. Rejestracja znaku towarowego FOTO-KOCYK powoduje, że pozostali uczestnicy obrotu, oferujący kocyki do wykonywania zdjęć, zostali pozbawieni możliwości opisania rodzaju oferowanego towaru i jego przeznaczenia. Reasumując wnioskodawca stwierdził, że znak FOTO-KOCYK ma charakter wyłącznie opisowy i przekazuje jedynie informację, która wskazuje na cechę towaru. W zakresie zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p., wnioskodawca podniósł, że sporny znak towarowy jest znakiem wolnym, ponieważ składa się wyłącznie z elementów, które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Zdaniem wnioskodawcy, nazwa FOTO-KOCYK jest nazwą powszechnie używaną w obrocie przedmiotowymi produktami i była używana przez różnych sprzedających, jeszcze przed rejestracją na rzecz uprawnionej znaku towarowego. Ponadto, nazwa nie stanowi utworu uprawnionej, a jest powieleniem nazwy istniejącej na rynku, przyjętej w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Podnosząc zarzut zgłoszenia znaku towarowego FOTO-KOCYK w warunkach złej wiary, tj. art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p., wnioskodawca zarzucił, że zgłoszenie znaku miało inny cel niż uzyskanie praw do odróżniania własnych produktów. Takie działanie, jego zdaniem, jest nieuczciwą praktyką handlową. Oznaczenie FOTO-KOCYK nie może służyć uprawnionej do identyfikacji jego towarów przez konsumentów, ponieważ nie zawiera żadnych cech, które wywołują u odbiorców wrażenie, że tak oznaczony towar pochodzi od uprawnionej. Wnioskodawca poinformował, że otrzymał od uprawnionej wezwanie do zapłaty określonej kwoty, co także świadczy o złej wierze. Podkreślił, że zła wiara przejawia się także w tym, że znak towarowy nie jest wytworem uprawnionej, a jest to skopiowanie wytworów od lat oferowanych do sprzedaży na całym świecie. Stwierdził również, że sporny znak towarowy do dnia złożenia wniosku nie nabrał, w następstwie jego używania, charakteru odróżniającego w zwykłych warunkach obrotu. Do akt sprawy załączył materiał dowodowy, m.in.: gazetkę reklamową wnioskodawcy oraz wydruki ze stron internetowych platform sprzedażowych Allegro, Aliexpress, eBay, Amazon potwierdzające ofertę innych podmiotów sprzedających kocyki, na tle których można fotografować małe dzieci. W piśmie z dnia 31 stycznia 2020 r. stanowisko w sprawie przedstawił uprawniony i stwierdził, że wniosek jest nieuzasadniony. Jego zdaniem, argumentacja wnioskodawcy w zakresie zarzutów naruszenia art. 120 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 1-4 p.w.p. sprowadza się do twierdzenia, że nazwa FOTO-KOCYK spełnia funkcję informacyjną, tj. informuje o rodzaju, wskazując, że jest to kocyk dziecięcy oraz o jego przeznaczeniu i przydatności, tj. fotografowaniu dziecka, podczas gdy nazwa FOTO-KOCYK nie przekazuje informacji, nie sugeruje, że jest to kocyk, który służy do fotografowania osób lub rzeczy, w tym do fotografowania dziecka, ponieważ do fotografowania służy aparat fotograficzny. Uprawniony stwierdził, że oznaczenie FOTO-KOCYK jako zlepek dwóch wyrazów, funkcjonalnie ze sobą nie powiązanych, ma samo w sobie charakter abstrakcyjny. Podkreślił, że nie istnieje wymóg stworzenia towaru/produktu przez uprawnionego do znaku towarowego. Poinformował, że działa na rynku od 2017 r., wprowadzając na rynek certyfikowane produkty wysokiej jakości oznaczane znakiem FOTO-KOCYK. W tej sytuacji, używanie znaku FOTO-KOCYK przez nieuprawnione podmioty, może doprowadzić do deprecjacji znaku, dlatego uprawniony wezwał wnioskodawcę do zaniechania naruszania jego prawa. W odniesieniu do zarzutu braku abstrakcyjnej zdolności odróżniającej [art. 1291 ust. 1 pkt 1 p.w.p.] uprawniony stwierdził, że zarzut jest gołosłowny i oparty wyłącznie na jego przywołaniu i wykładni. Co do zarzutu naruszania art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p., tj. braku konkretnej zdolności odróżniającej, zdaniem uprawnionego, wnioskodawca podniósł jedynie, że znak FOTO-KOCYK nie wywołuje wśród odbiorców [rodziców niemowląt] jednoznacznego skojarzenia z przedsiębiorstwem uprawnionego, ponieważ na rynku istnieją inne przedsiębiorstwa sprzedające podobne produkty, przy czym twierdzenia tego nie udowodnił. Analogicznie również zarzut naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. uzasadniony jedynie przywołaniem przepisu i jego wykładni, jest gołosłowny. Uprawniony stwierdził, że zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p. nie można postawić łącznie z zarzutami wynikającymi z naruszenia ww. art. 1291 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 p.w.p., ponieważ podstawa prawna wniosku powinna być jednoznaczna, co wynika z przepisów p.w.p. Zakwestionował ponadto zarzut zgłoszenia znaku w złej wierze, ponieważ jego zdaniem, ani opisowość, brak możliwości identyfikacji towarów, ani wezwanie wnioskodawcy do zapłaty określonej kwoty nie świadczą o złej wierze w momencie zgłoszenia znaku towarowego FOTOKOCYK. Uprawniony, w oparciu o orzecznictwo stwierdził, że zła wiara wymaga wykazania nagannego zamiaru przy zgłoszeniu znaku, który może przejawiać się w spekulacyjnym lub blokującym charakterze takiego zgłoszenia, a także z innego powodu, niż oznaczanie własnych towarów. W tym kontekście dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do znaku towarowego nie stanowi złej wiary, lecz jest ochroną przyznanych praw. Zdaniem uprawnionego, nie ma podstaw do podniesienia, że znak towarowy FOTO-KOCYK do dnia złożenia przedmiotowego wniosku nie nabrał w następstwie używania, odróżniającego charakteru w zwykłych warunkach obrotu, ponieważ w takiej sytuacji wykazanie wtórnej zdolności odróżniającej należy do uprawnionego, a nie do wnioskodawcy w zakresie wykazania tezy przeciwnej. Na rozprawie w dniu [...] czerwca 2020 r. wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia spornego znaku towarowego. Natomiast uprawniony ponowił wniosek o oddalenie przedmiotowego wniosku i podniósł kwestię prawidłowej podstawy prawnej w świetle art. 315 ust. 3 p.w.p. Stwierdził również, że załączone wydruki ze stron internetowych nie zawierają dat. Wskazał, że znak FOTO-KOCYK jest zlepkiem dwóch słów nie powiązanych ze sobą, które nadaje się na znak towarowy, nie jest oznaczeniem informacyjnym, nie prowadzi do utrudnień w obrocie gospodarczym, prawidłowo pełni funkcję znaku towarowego oraz umożliwia pojedynczym aktem poznawczym zidentyfikować istotę znaku towarowego. Podkreślił, że wnioskodawca nie odniósł się do kwestii towarów oznaczanych spornym znakiem towarowym. W piśmie z dnia 14 lipca 2020 r. wnioskodawca podtrzymał żądanie unieważnienia spornego prawa na znak towarowy FOTO-KOCYK oraz przedstawił odpowiedź na stanowisko uprawnionego. Do pisma załączył tłumaczenia materiałów złożonych wraz z wnioskiem o unieważnienia przedmiotowego znaku. Uprawniony w piśmie z dnia 9 września 2020 r. odniósł się do stanowiska wnioskodawcy wskazując, że ten w piśmie z dnia 14 lipca 2020 r. powielił dotychczasową argumentację i postawione zarzuty pozostały gołosłowne. Podczas rozprawy w dniu [...] września 2020 r., wnioskodawca podtrzymał swoje żądanie unieważnienia prawa na znak towarowy FOTO-KOCYK o nr [...], ostatecznie wskazując jako wyłączną podstawę prawną wniosku przepisy art. 1291 ust. 1 pkt 2, pkt 3 pkt 4 oraz pkt 6 p.w.p. Natomiast uprawniony ponowił wniosek o oddalenie przedmiotowego żądania, jak również załączył oświadczenie uprawnionego. Jednocześnie uprawniony zakwestionował materiał dowodowy przedłożony przez wnioskodawcę na potwierdzenie zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p. Decyzją z dnia [...] września 2020 r., nr [...], Urząd Patentowy RP, działając w oparciu o art. 1291 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 6 p.w.p. oraz art. 98 k.p.c. w zw. z art. 256 ust. 2 p.w.p. oddalił wniosek o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK i przyznał M. L. od N. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 1 617 złotych tytułem zwrotu kosztów postepowania. Jak wynika z uzasadnienia decyzji, Kolegium nie podzieliło stanowiska wnioskodawcy, zgodnie z którym sporny znak nie nadaje się do odróżniania towarów dla oznaczania których został przeznaczony (art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p.). Zdaniem Kolegium, złożenie w spornym znaku słów o konkretnym znaczeniu, ale pozbawionych związku kontekstowego nie może świadczyć o braku dystynktywności takiego znaku. Odwołując się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 4 października 2001 r., C-517/99, [...], organ podkreślił, że w przypadku gdy chodzi o ocenę zdolności odróżniającej spornego oznaczenia, to uzasadnione jest odwołanie się do konkretnych towarów bądź usług, dla których nastąpiło dane zgłoszenie. Wnioskodawca nie przedstawił takiej oceny, nie powołał także dowodów, z których wynikałoby, że odbiorcy oznaczanych w ten sposób towarów nie mogą zidentyfikować przedsiębiorstwa oznaczającego w ten sposób swoje towary. Wskazując powyższe organ stwierdził, że postawiony zarzut naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p. nie został wykazany. Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. organ uznał, że wnioskodawca nie przedstawił dowodów np. w postaci słowników czy publikacji prasowych, z których wynikałoby, że znak FOTO-KOCYK w dacie jego zgłoszenia, tj. w dniu 1 lutego 2018 r., niósł ze sobą wyłącznie informację o kocyku dla dzieci do wykonywania fotografii, z określeniem wieku dziecka. Organ podkreślał, że na treść oznaczenia składają się dwa słowa ʺFOTO" oraz ʺKOCYK". Oba te słowa rozpatrywane łącznie nie są bezpośrednią, natychmiastową i jednoznaczną informacją o konkretnym towarze, czyli jak twierdzi wnioskodawca o kocyku dla dzieci do wykonywania fotografii z określeniem wieku dziecka, choćby dlatego, że w oznaczeniu spornym nie ma żadnego odniesienia do dzieci, w szczególności do wieku dziecka. Także użycie w znaku zdrobniałej formy KOCYK od słowa koc, nie można uznać za wskazanie na przeznaczenie dla dzieci. Zdaniem Kolegium Orzekającego, oceniany znak może mieć co najwyżej charakter aluzyjny, pośrednio nawiązując do towaru w postaci kocyka, niemniej w świetle utrwalonego orzecznictwa nie wystarczy to, do uznania automatycznie opisowości oznaczenia. Za bezzasadny Kolegium Orzekającego uznało ponadto zarzut, że sporny znak składa się wyłącznie z elementów, które są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p.). Podkreśliło jednocześnie, że wnioskodawca nie wskazał, czy chodzi o oznaczenia, które weszły do języka polskiego czy o oznaczenia, które używane są w utrwalonych praktykach handlowych, jako dwie samodzielne przesłanki wynikające z ww. przepisu. Ponadto, po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, w tym załączonego do wniosku o unieważnienie znaku towarowego, Kolegium Orzekające uznało, że zdecydowana większość dowodów nie posiada żadnej daty, albo pochodzi z okresu po dacie zgłoszenia spornego znaku, albo nie dotyczy polskiego rynku i polskiego odbiorcy. Dodatkowo, w załączonych tłumaczeniach obcojęzycznych materiałów nie pojawia się określenie FOTO-KOCYK. W rzeczywistości, okresu sprzed zgłoszenia znaku [tj. sprzed 1 lutego 2018 r.] dotyczą trzy wydruki, w których pojawia się zestawienie słowne foto kocyk, z których dwa, pochodzą ze stycznia i listopada 2012 r. i dotyczą sprzedaży na platformie internetowej Allegro, ale nie zawierają szeregu istotnych informacji np. o podmiocie sprzedawcy, czy parametrach oferowanego towaru, co uniemożliwia weryfikację takiego materiału dowodowego co do liczby podmiotów oraz wielkości transakcji towarów sygnowanych oznaczeniem FOTO-KOCYK. Natomiast trzeci materiał dowodowy pochodzi ze strony archiwum Allegro z adnotacją, że licytację ʺzakończono dnia 9 grudnia 2017 r.ʺ, a więc z okresu tuż sprzed zgłoszenia spornego znaku, niemniej na podstawie tego wydruku nie można dokonać ustaleń obecności na rynku i relacji względem tak oznaczanego towaru. Konkludując, Kolegium Orzekającego uznało, że zgromadzony materiał nie pozwala na przyjęcie, że przed datą zgłoszenia znak towarowego FOTO-KOCYK był zwyczajowo używany w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Także z treści przedłożonych przez wnioskodawcę tłumaczeń materiałów dowodowych nie wynika, aby towary tego samego rodzaju dostępne w sprzedaży internetowej były oznaczane FOTO-KOCYK, ponieważ przykładowo znajdują się tam określenia, takie jak: ʺkoc fotograficznyʺ, ʺdla noworodka rekwizyt fotograficzny kocyk z kalendarzemʺ, ʺkocyki fotograficzne do owijaniaʺ, ʺkocyk rekwizyt fotograficznyʺ, ʺkocyk niemowlęcy do zdjęć z kamieniami milowymiʺ, ʺkocyk dla dzieci z miesiącami na pierwszy rok". Materiał ten przeczy, w szczególności twierdzeniu wnioskodawcy, że sformułowanie foto blanket, użyte w dowodach obcojęzycznych, było traktowane przez polskich odbiorców jako angielskojęzyczny odpowiednik określenia FOTO-KOCYK, skoro zostało ono przetłumaczone (przez tłumacza przysięgłego) na język polski jako koc fotograficzny. Zatem nie można przyjąć, że sporny znak towarowy używany jest na rynku w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych, tym bardziej, że wnioskodawca powołał się na relacje poza granicami Polski. Odnosząc się do zarzutu zgłoszenia spornego znaku w złej wierze (art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p.) organ wskazał, że w rozpatrywanej sprawie nie można mówić o zgłoszeniu znaku towarowego, którego celem było blokowanie innych podmiotów bez zamiaru używania znaku dla oznaczana własnych towarów. Przeciwnie, w toku postępowania uprawniony twierdził, że oznaczenie FOTO-KOCYK było przez niego używane, co nie było kwestionowane przez wnioskodawcę. Natomiast, sam fakt występowania przez uprawnionego do innych podmiotów z roszczeniami w oparciu o uzyskane prawo nie może być uznany za przejaw złej wiary, ani nieuczciwych praktyk handlowych, tym bardziej, że w sprawie nie wykazano niedystynktywności spornego znaku w dacie jego zgłoszenia uprawniony występując z żądaniem nienaruszania jego praw do znaku towarowego FOTO-KOCYK o nr [...], w rzeczywistości chronił swoje prawo, realizując uprawnienia wynikające z treści art. 153 ust. 1 p.w.p. Zdaniem Kolegium Orzekającego, wykonywanie tego prawa nie może być uznane za przejaw naruszenia prawa. Odnosząc się natomiast twierdzenia wnioskodawcy, że o złej wierze świadczy fakt, że produkt oznaczany spornym znakiem towarowym nie stanowi wytworu uprawnionego organ uznał, że zarzut ten nie znajduje podstaw w świetle ustalonych okoliczności sprawy. Reasumując, zdaniem Kolegium Orzekającego, wnioskodawca nie wykazał, aby struktura oraz zakres pojęciowy słów stanowiących znak towarowy FOTO-KOCYK można związać bezpośrednio z towarami do oznaczania których sporny znak towarowy został przeznaczony. Ponadto, wnioskodawca nie wykazał, że znak FOTO-KOCYK był używany w języku potocznym oraz w uczciwych i w utrwalonych praktykach handlowych oraz że zgłoszenia znaku dokonano w warunkach istnienia złej wiary. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący wnosił o uchylenie w całości decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2020 r., nr [...] oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych. Rozstrzygnięciu organu zarzucał: 1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj.: a. art. 1291 ust. 1 pkt 2 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe uznanie, że znak towarowy FOTO-KOCYK nie stanowi znaku niedystynktywnego, skutkujące odmową unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK, który nie nadaje się do odróżniania towarów lub usług z uwagi na fakt, że nie posiada na tyle charakterystycznych cech strukturalnych, które umożliwiłyby identyfikację towarów nimi oznaczonych w obrocie, tj. nie pozwala na określenie przez dostatecznie poinformowanego odbiorcę towaru, dla którego wniesiono o rejestrację, jako pochodzącego z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw; b. art. 1291 ust. 1 pkt 3 p.w.p. poprzez błędną wykładnię i bezpodstawne uznanie, że znak towarowy FOTO-KOCYK nie stanowi znaku opisowego, podczas gdy oba słowa użyte w przedmiotowym znaku towarowym stanowią wyłącznie elementy opisowe, który to związek pozwala danemu odbiorcy na natychmiastowe postrzeganie go, bez głębszego zastanowienia, jako opisu kategorii towarów lub jednej z ich cech, co bezpośrednio potwierdza sam Urząd Patentowy RP w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, podając słownikowe definicje pojęć ʺfoto" oraz ʺkocyk", zaś jak przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie, funkcją znaku towarowego jest identyfikacja w obrocie towaru, a nie przekazywanie informacji o samym towarze, jak czyni to oznaczenie FOTO-KOCYK, a także poprzez niewłaściwe uznanie, że połączenie dwóch słów ʺfoto" i ʺkocyk" ma charakter abstrakcyjny umożliwiający przyznanie ochrony na ten znak towarowy, podczas gdy w doktrynie jednolicie przyjmuje się, że nie powoduje uzyskania zdolności odróżniającej fakt połączenia w jedno słowo, słów lub jego elementów mających charakter czysto opisowy dla danego rodzaju towarów, bowiem słowa te zazwyczaj nadal zachowują charakter wyłącznie opisowy, co w konsekwencji doprowadziło do odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK; c. art. 1291 ust. 1 pkt 4 p.w.p. poprzez niezastosowanie i błędne uznanie, że nazwa FOTO-KOCYK nie stanowi oznaczenia używanego od pewnego czasu w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych w stosunku do kocyków przeznaczonych do fotografowania na nich niemowląt z oznaczeniem wieku dziecka, podczas gdy skarżąca przedstawiła dowody na posługiwanie się tą nazwą przez różnych sprzedawców na terenie Polski, oferujących podobne produkty, co uczestnik, który to fakt został zignorowany przez Urząd Patentowy RP, poprzez wskazanie, że oferty sprzedaży produktów oznaczonych nazwą FOTO-KOCYK z daty sprzed rejestracji znaku towarowego nie zawierają chociażby nazwy sprzedającego (podczas gdy skarżąca nie ma możliwości uzyskania bardziej szczegółowych danych od właściciela portalu archiwum Allegro.pl), ignorując przy tym niezaprzeczalny fakt, że taka nazwa była używana przez inne podmioty gospodarcze zanim uczestnik zdecydował się przejąć tę nazwę na poczet własnego przedsiębiorstwa i zablokować innym podmiotom używania nazwy FOTO KOCYK, co w konsekwencji doprowadziło do odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK; d. art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p. poprzez błędne niezastosowanie i bezpodstawne uznanie, że w niniejszej sprawie nie doszło do zgłoszenia oznaczenia w złej wierze, gdyż skoro uczestnik w niniejszym postępowaniu szczycił się swoim produktem fotokocyka, zaznaczając jego walory odróżniające od innych fotokocyków oferowanych przez konkurentów to musiał oczywiście mieć wiedzę, że takie oznaczenie funkcjonuje już w obrocie, nie stanowi jego wymysłu i w związku z tym powinno pozostać w domenie publicznej, a jak przy tym wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 maja 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 2315/16: "Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku towarowego jest dokonywane w celu zablokowania zgłoszenia lub zablokowania używania oznaczenia podmiotowi używającemu to oznaczenie na rynku bądź wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli", co w konsekwencji doprowadziło do odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK; 2. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.: a. art. 7, art. 77 § 1, art. 80 k.p.a. w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. poprzez niewyczerpujące i sprzeczne z zasadami swobodnej oceny dowodów rozpatrzenie materiału dowodowego oraz załatwienie sprawy bez uwzględnienia interesu społecznego i słusznego interesu strony skutkujące brakiem unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK w sytuacji, gdy z materiału dowodowego przedstawionego przez skarżącą wynika, że oznaczenie FOTO-KOCYK funkcjonuje już w utrwalonych i uczciwych warunkach obrotu gospodarczego, a także istniało jeszcze przed zgłoszeniem znaku przez uczestnika, przy czym, jako dokonanie dowolnej, a nie swobodnej, oceny dowodów należy uznać wskazanie Urzędu Patentowego RP, że aukcje z archiwum Allegro, pochodzące z 2012 r. i z przełomu 2017 i 2018 r. nie posiadają nazwy sprzedającego, co stanowi stawianie skarżącej niemożliwej do realizacji drogi dowodowej, gdyż skarżąca nie ma możliwości uzyskania od właściciela portalu Allegro.pl takich danych, szczególnie gdy oznaczenie samej miejscowości (siedziby) sprzedającego oznacza, że jest to podmiot inny niż uczestnik (który dodatkowo nie zaprzeczył tej okoliczności), co w konsekwencji doprowadziło do odmowy unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy FOTO-KOCYK. W uzasadnieniu skargi skarżąca szczegółowo rozwinęła powyższe zarzutu podtrzymując w dużej mierze argumentację wyrażoną we wniosku o unieważnienie przedmiotowego znaku towarowego, jak również w pismach składanych w toku postępowania. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje: skarga podlega oddaleniu, gdyż zaskarżona decyzja odpowiada prawu. Poczynione przez organ wnioski i oceny odpowiadają dyspozycji przepisów art. 1291 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p., stanowiących w sprawie materialnoprawną podstawę podjętego rozstrzygnięcia. Prawidłowo także organ orzekł o niewykazaniu w sprawie przesłanki zgłoszenia w złej wierze (art. 1291 ust. 1 pkt 6 p.w.p.) Funkcją każdego znaku towarowego jest zdolność odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów pochodzących od innych przedsiębiorstw, co wprost wynika z definicji znaku towarowego zawartej w art. 120 ust. 1 p.w.p. Zdolność ta przejawia się w tym, że znak towarowy nie może wprowadzać uczestników obrotu w błąd co do pochodzenia towarów. Znakiem towarowym może być zatem wyłącznie oznaczenie, do używania którego można przyznać prawo wyłącznie jednemu podmiotowi, gwarantując jednocześnie prawo do swobodnego dostępu pozostałym uczestnikom obrotu gospodarczego do oznaczeń ogólnoinformacyjnych. W tym znaczeniu znak towarowy pozwala odbiorcy rozpoznać towary objęte prawem wyłącznym jako pochodzące z określonego przedsiębiorstwa, a tym samym umożliwia odróżnianie tych towarów, od towarów pochodzących z innych przedsiębiorstw. Posiadanie przez znak towarowy dostatecznych znamion odróżniających jest zatem podstawową przesłanką oceny przy udzielaniu prawa ochronnego na konkretne oznaczenie, jak również przy próbie wzruszenia takiego prawa. Stosownie do art. 1291 ust. 1 pkt 2, pkt 3 pkt 4 w zw. z art. 120 ust. 1 p.w.p., nie udziela się prawa ochronnego na oznaczenie, które nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone (pkt 2 ust. 1 art. 1291), składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności (pkt 3 ust. 1 art. 1291), składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych (pkt 4 ust. 1 art. 1291). Zacytowane powyżej przepisy dotyczą bezwzględnych przeszkód udzielenia prawa ochronnego na zgłoszone oznaczenie. Sąd wskazuje, że unormowania powyższe należy interpretować w ten sposób, że oznaczenie powinno posiadać na tyle charakterystyczną formę, by być w stanie zwrócić uwagę odbiorców i zidentyfikować oznaczany nim towar lub świadczoną usługę jako pochodzące z konkretnego źródła. Ocena zdolności odróżniającej oznaczenia powinna uwzględniać zwykłe warunki obrotu rozumiane jako możliwość pełnienia przez znak podstawowej jego funkcji, jaką jest wskazywanie na pochodzenie towaru od określonego przedsiębiorcy. Oceny dostatecznych znamion odróżniających dokonuje się zawsze przy uwzględnieniu towarów i usług do oznaczania, których przeznaczony jest dany znak (wyrok NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., sygn. akt II S.A. 3446/01). Należy zatem zbadać, czy oznaczenie składa się wyłącznie z oznaczeń opisowych, czy ewentualnie zawiera także elementy, które w wystarczający sposób odróżniałyby znak i pozwalałaby na ustalenie pochodzenia tak określanych towarów i usług. Znakiem opisowym jest z kolei znak, który realizuje zasadę aktualnej, konkretnej i bezpośredniej opisowości. Aktualność oznaczenia podlega ocenie obiektywnej i sprowadza się do ustalenia, czy z punktu widzenia aktualnych warunków rynku oznaczenie jest przydatne do opisu towaru/usługi i jako takie powinno być dostępne dla wszystkich jego uczestników. Reguła konkretnej opisowości wskazuje natomiast, że wyłączony z rejestracji jako opisowy może być tylko taki znak, który wskazuje na konkretne cechy tego towaru, dla którego oznaczania jest przeznaczony. Bezpośredniość opisu ma zaś miejsce wtedy, gdy znak przekazuje informację o cechach konkretnego towaru wprost, wyraźnie i jednoznacznie, tak że może być ona również odczytana wprost, a nie drogą skojarzeń (por. wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2011 r., sygn. akt II GSK 1346/10). Zakaz udzielenia prawa ochronnego na znak opisowy wynika z potrzeby pozostawienia w domenie publicznej oznaczeń, które przekazują wyłącznie informację o cechach towaru bądź usługi. Nie można bowiem pozbawić innych uczestników rynku możliwości przekazywania informacji o produkcie przez udzielenie prawa wyłącznego na dane oznaczenie, a nadto znak taki nie identyfikowałby towaru (usługi) lecz informował o nim. Zatem, aby odmówić oznaczeniu konkretnej zdolności odróżniającej musi ono mieć wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z towarami czy usługami, do oznaczania których zostało przeznaczone. Za pozbawione dostatecznych znamion odróżniających winno być uznane oznaczenie, które składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru lub usługi, ich pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności. Wnioskodawca występujący o unieważnienie prawa ochronnego powinien wskazać, jakie warunki uzyskania prawa nie zostały spełnione, wyznaczając w ten sposób granice badania sprawy przez Urząd Patentowy, co potwierdza treść art. 255 ust. 4 p.w.p. Na wnioskodawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że wskazane okoliczności istotnie zachodzą. Należy pamiętać, że prawo ochronne na znak towarowy to prawo majątkowe (jest dziedziczne i zbywalne, wchodzi w skład mienia w rozumienia art. 44 k.c.), tak więc ingerencja organu w tę sferę chronionych prawem uprawnień musi mieć poważne podstawy. Zadaniem skarżącej było wykazanie podnoszonych w sprawie okoliczności na dzień zgłoszenia spornego znaku. W niniejszej sprawie organ ocenił wartość dowodów zgłoszonych przez skarżącą i uznał, że nie potwierdzają one zarzutów podważających rejestrację spornego oznaczenia. Przedłożone bowiem dowody w ograniczonym stopniu dotyczą okresu sprzed rejestracji znaku, a ich wartość jest znikoma. Urząd wskazał, że okresu zgłoszenia znaku (tj. sprzed 1 lutego 2018 r.) dotyczą trzy wydruki z Internet dotyczące sprzedaży na platformie Allegro (karty nr 140, 139 i 136), na których pojawia się zestawienie słowne foto kocyk, ale nie zawierają one informacji np. o podmiocie sprzedawcy, czy parametrach oferowanego towaru, uniemożliwia to weryfikację takiego materiału dowodowego co do liczby podmiotów oraz wielkości (powszechności) transakcji towarów sygnowanych oznaczeniem FOTO KOCYK. Sąd potwierdza, że na podstawie ww. trzech dowodów, z których nawet nie wynika dla jakiego towaru użyto nazwy foto kocyk, nie można sformułować wniosku o opisowym charakterze spornego oznaczenia. Innymi słowy, wnioskodawca nie wykazał, że wyrażenie foto kocyk w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego miało określone znaczenie, tj. że informowało o rodzaju kocyka (tj. do fotografowania dziecka), i tak też - natychmiast i bez namysłu - było rozumiane przez odbiorców. Zdaniem Sądu, zgromadzony materiał nie pozwala także na przyjęcie, że przed datą zgłoszenia znak towarowy FOTO-KOCYK był zwyczajowo używany w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Organ rzetelnie zanalizował pod tym kątem dowody i dokonał trafnej ich oceny. Wskazał, że z przedłożonych przez wnioskodawcę tłumaczeń materiałów dowodowych (katy nr 184 - 141) nie wynika, aby towary tego samego rodzaju dostępne w sprzedaży internetowej były oznaczane jako foto kocyk, ponieważ znajdują się tam określenia takie jak: "koc fotograficzny" (k. 184), "dla noworodka rekwizyt fotograficzny kocyk z kalendarzem", "kocyki fotograficzne do owijania" (k. 183), "kocyk rekwizyt fotograficzny" (k. 181), kocyk niemowlęcy do zdjęć z kamieniami milowymi" (k. 177, 173, 162, 158, 157, 154, 147, 144), "kocyk dla dzieci z miesiącami na pierwszy rok" (k. 172). Zauważył także, że materiał ten przeczy, w szczególności twierdzeniu wnioskodawcy, iż sformułowanie foto blanket, użyte w dowodach obcojęzycznych, było traktowane przez polskich odbiorców jako angielskojęzyczny odpowiednik określenia foto kocyk, skoro zostało ono przetłumaczone (przez tłumacza przysięgłego) na język polski jako koc fotograficzny. Zatem nie można przyjąć, iż sporny znak towarowy był używany na rynku w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych. Skarżąca ww. zakresie podnosiła, że nie ma możliwości zgromadzenia innych niż przedstawionych we wniosku dowodów na powoływane okoliczności ze względu na znaczny upływ czasu oraz brak uprawnień do zażądania określonych informacji/dokumentów od portali internetowych (Allegro). Sąd wyjaśnia, że w kontradyktoryjnym postępowaniu brak możliwości wykazania określonych okoliczności przekłada się na brak podstaw podważenia spornej rejestracji. Co zaś się tyczy złej wiary to należy wskazać, że również ta okoliczność podlegała wykazaniu na dzień zgłoszenia spornego oznaczenia. W sprawie nie ma jednak dowodu na to, że przy zgłoszeniu znaku towarzyszył uprawnionej inny zamiar - w szczególności naganny - niż uzyskanie ochrony prawnej. Wskazać należy, że badanie złej wiary polega na ustalaniu faktów ze sfery motywacji zgłaszającego (elementu subiektywnego) na podstawie obiektywnych okoliczności danej sprawy. Podkreśla się, że przy ocenie przesłanki złej wiary istotna jest chronologia zdarzeń, w tym zaistniałych już po rejestracji. Zamiar zgłaszającego można "odczytać" poprzez okoliczności sprawy, dlatego konieczna jest analiza wszystkich okoliczności związanych z daną sprawą, zaistniałych zarówno przed, jak i po dacie zgłoszenia znaku do rejestracji, a nawet po dacie rejestracji znaku (tak: NSA w wyroku z dnia 10 marca 2011 r., II GSK 313/10). Skarżąca powołała w tym zakresie przede wszystkim fakt związany ze zgłoszeniem w piśmie z dnia 7 listopada 2019 r. przez uprawnioną wobec spółki roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochronnego na sporne oznaczenie. Wskazała także, że na skutek rejestracji spornego oznaczenia, wolność wyboru przez konkurentów uprawnionej jest ograniczona przez względy natury technicznej lub handlowej (brak możliwości przybrania tożsamej znaczeniowo, lecz równocześnie innej nazwy dla tego typu towarów). Poza tym podniosła, że znak towarowy nie jest wytworem uprawnionej, stanowi skopiowanie wytworów od lat oferowanych do sprzedaży na całym świecie. Ponadto przywołała tezy z orzeczeń sądów krajowych i TSUE zapadłych na podstawie przepisów o zgłoszeniu znaku towarowego w złej wierze. Sąd wskazuje, że przywołane zachowanie uprawnionej, mieszczące się w granicach dopuszczalnej ochrony swoich interesów, samo w sobie nie może świadczyć o jej złych zamiarach przy zgłoszeniu spornego znaku. Zarzut ograniczenia zaś konkurencji w posługiwaniu się spornym oznaczeniem jako nazwą dla produktów ma związek z opisowością oznaczenia. Posłużenie się takim argumentem wymagało aktywności dowodowej strony skarżącej. Powinna bowiem wykazać, że z perspektywy daty zgłoszenia już można było zasadnie przewidywać, iż w przyszłości znak będzie wykorzystywany w celach informacyjnych (zob. wyrok Trybunału z 12 lutego 2004 r. w sprawie C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV, pkt 54, 55 i 94; tekst wyroku w j. polskim [w:] R. Skubisz, Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, Warszawa 2015, poz. 24). Takich dowodów skarżąca w postępowaniu nie przedstawiła. Bez znaczenia na gruncie zastosowanych w sprawie przepisów jest także fakt, że znak towarowy (czy oznaczane nim przez skarżącą towary) nie jest wytworem uprawnionej. Ogólne tezy orzeczeń przywołanych przez skarżącą są znane i niewątpliwie były pomocne przy formułowaniu motywów zaskarżonej decyzji. Stanowisko organu nie pozostaje z nimi w sprzeczności. Organ wyczerpująco wyjaśnił wszystkie istotne dla oceny podjętego rozstrzygnięcia okoliczności stanu faktycznego i prawnego sprawy, posługując się argumentacją, która - w ocenie Sądu - ma podstawę w przepisach ustawy Prawo własności przemysłowej (p.w.p.) regulujących problematykę zdolności odróżniającej znaku towarowego, w tym w szczególności znaku towarowego opisowego; tym samym argumentacja ta nie wywołuje zastrzeżeń. Za nieskuteczną należało uznać próbę podważenie tych ustaleń przedstawioną w obrębie zarzutu obejmującego naruszenie art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a. i art. 80 k.p.a. Sąd raz jeszcze podkreśla, że przedstawiony materiał dowodowy nie pozwala na przyjęcie tezy o istnieniu bezwzględnych przeszkód rejestracji spornego znaku towarowego. Dlatego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji wyroku, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.).