VI SA/Wa 2328/18

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grzegorz Nowecki (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. ref. Katarzyna Bytner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 maja 2019 r. sprawy ze skargi L. Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2018 r. Urząd Patentowy RP po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] czerwca 2018 r. wniosku S. B. (dalej: wnioskodawca) o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "FACHPACK" o numerze [...] udzielonego na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą we W. (dalej: skarżący, uprawniony), na podstawie art. 1291 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 776, dalej jako "pwp") oraz 98 k.p.c, w związku z art. 256 ust. 2 pwp, orzekł o unieważnieniu ww. prawa ochronnego oraz o zwrocie kosztów postępowania. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ wyjaśnił, że w dniu [...] marca 2018 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek S. B. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "FACHPACK" o numerze [...]udzielonego na rzecz [...] sp. z o.o. z siedzibą we W., przeznaczonego do oznaczania towarów w klasach 6,11,12 i 20 tj.: pojemniki metalowe, palety metalowe, stojaki metalowe, skrzynki i skrzynie metalowe, nadstawki metalowe, pojemniki paletowe metalowe, palety z tworzyw sztucznych, pojemniki niemetalowe, pojemniki z tworzyw sztucznych. Jako podstawę prawną swojego żądania wnioskodawca wskazał art. 132 1 ust. 1 pkt 1, art. 132 1 ust. 1 pkt 3 oraz art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwp. Podniósł zarzut naruszenia przez wskazany znak towarowy praw do nazwy przedsiębiorstwa wnioskodawcy oraz domeny internetowej www.fach-pak.pl i podobieństwa spornego znaku towarowego do wcześniejszego znaku towarowego FACHPACK o nr. [...], jak również zarzut zgłoszenia ww. znaku w złej wierze. Wnioskodawca wskazał, że uprawniony jako podmiot konkurencyjny zarejestrował na swoją rzecz domenę internetową o nazwie zbliżonej do domeny wnioskodawcy, wobec czego wezwał go do zaniechania takich działań. We wrześniu 2016 r. wnioskodawca dowiedział się, że uprawniony zgłosił do Urzędu Patentowego znak towarowy FACH-PACK o nr [...] celem uzyskania ochrony i wobec tego zgłoszenia wnioskodawca wniósł sprzeciw. Podkreślił, że zanim został zgłoszony do ochrony sporny znak towarowy, używał oznaczenia FACH-PAK w nazwie swojego przedsiębiorstwa i zaznaczył, że zakres jego działalności pokrywa się z zakresem ochrony znaku towarowego FACHPACK w całości, a strony względem siebie są rynkowymi konkurentami. W odpowiedzi uprawniony ze znaku wniósł o odrzucenie przedmiotowego wniosku. W uzasadnieniu powołał okoliczności, z których jego zdaniem wynika, że uprawniony rozpoczął swoją działalność w dniu [...] listopada 1977 r., a wnioskodawca w dniu 2 stycznia 2003 r. Podniósł, iż wnioskodawca podszywa się pod produkcję wyrobów, dla której nie ma zgłoszonej działalności (np. wózki, skrzynio-palety). Podkreślił także, iż wnioskodawca przed rozpoczęciem swojej działalności pracował u uprawnionego w okresie od dnia [...] maja 1994 r. do dnia 31 lipca 2002 r., zatem znał zakres działalności swojego pracodawcy, wobec czego obecnie działania wnioskodawcy są nieuczciwe. Wskazał ponadto, że dokonał wcześniej rejestracji domeny internetowej o tej samej nazwie jak sporny znak towarowy - [...] Skarżoną decyzją z dnia [...] czerwca 2018r. Urząd Patentowy RP unieważnił prawo ochronne na sporny znak towarowy "FACHPACK". Rozpatrując niniejszą sprawę organ uznał, że uprawniony przed zgłoszeniem spornego znaku towarowego posiadał świadomość, że wnioskodawca wykorzystuje w firmie, pod którą prowadzi działalność oznaczenie FACH-PAK. Podkreślił także, że znak towarowy FACHPACK oraz oznaczenie FACH-PAK, które wnioskodawca wykorzystuje w nazwie swojego przedsiębiorstwa od dnia [...] stycznia 2003 r., a więc na długo przed zgłoszeniem spornego znaku są prawie identyczne, gdyż różni je wyłącznie literowy zapis końcowej sylaby "PACK/PAK". Ponadto zakres ochrony spornego znaku pokrywa się z zakresem w jakim wnioskodawca faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie produktów z tworzyw sztucznych. Zdaniem organu uprawniony nie zdołał wykazać, że przed datą rozpoczęcia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej pod firmą FACH-PAK posługiwał się oznaczeniem, które zgłosił do ochrony jako sporny znak towarowy, do oznaczenia towarów objętych zakresem ochrony tego znaku lub do identyfikacji prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. W tak ustalonych okolicznościach sprawy, powołując się na stanowisko orzecznictwa, organ uznał za zasadne zarzuty wnioskodawcy, iż zgłoszenie spornego znaku towarowego FACHPACK o nr [...]nastąpiło w warunkach złej wiary. Organ wskazał, że uprawniony z pełną świadomością zgłosił do ochrony znak towarowy łudząco podobny do nazwy firmy wnioskodawcy, w ten sposób naruszając cudze prawo tj. prawo wnioskodawcy do firmy. Zdaniem Urzędu Patentowego okoliczność, że wnioskodawca rozpoczął działalność gospodarczą wcześniej niż uprawniony nie może wpłynąć w tym przypadku na odmienną ocenę zarzutu z art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwp, gdyż uprawniony działa pod firmą [...], a sprawa dotyczy znaku towarowego FACHPACK o nr. [...]. Organ uznał ponadto, że załączone do pisma z dnia 17 kwietnia 2018 r. wydruki z bazy Urzędu Patentowego są wyłącznie informacją o udzielonych prawach, natomiast nie świadczą o prowadzonej działalności gospodarczej, jak wywodził uprawniony. Również podniesiona przez uprawnionego okoliczność, że wnioskodawca był wcześniej pracownikiem uprawnionego, zdaniem organu nie świadczy o dobrej wierze uprawnionego, ani o nieuczciwości wnioskodawcy, ponieważ zgłoszenie spornego znaku nastąpiło po upływie wielu lat od tego okresu, a uprawniony nie wykazał związku tych okoliczności z rozpoznawaną sprawą. W świetle powyższych okoliczności organ uznał, że w sprawie występują okoliczności charakterystyczne dla zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze, które skutkują koniecznością unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy "FACHPACK". Na powyższą decyzję [...] sp. z o.o. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w której zarzuciła naruszenie: 1. przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7 kpa poprzez niepodjęcie przez Urząd Patentowy RP wszelkich czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, a w szczególności poprzez brak ustalenia okoliczności przemawiających za tym, że uprawniony zgłosił znak ochronny w złej wierze; 2. przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwp poprzez nieuprawnione przyjęcie, że zgłoszenie do ochrony prawa ochronnego na oznaczenie "fachpack" zostało dokonane w złej wierze, ponieważ : a) ocena zachowania uprawnionego dokonana została w odniesieniu do jednoosobowo prowadzonej działalności gospodarczej przez S. B., podczas gdy działalność ww. została przekształcona w zupełnie inną i odrębną formę tj. spółkę prawa handlowego – spółkę komandytową; b) uprawniony uzyskał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej nr [...] dla słownego znaku towarowego "fachpack". W uzasadnieniu skarżący przedstawił argumentację na poparcie powyższych zarzutów. Podkreślił przy tym okoliczność, że jako pierwszy dokonał rejestracji domeny internetowej o nazwie [...]. Mając na uwadze powyższe, skarżący wniósł o uchylenie przez Sąd zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie oraz podtrzymał swoją dotychczasową argumentację w sprawie. Pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. uprawniony ze spornego znaku wniósł o dopuszczenie dowodu za świadectwa rejestracji Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, na okoliczność uzyskania ochrony na znak towarowy "fachpack". Pismem z dnia 16 stycznia 2019 r. wnioskodawca (uczestnik niniejszego postępowania) wniósł o oddalenie skargi. Wniósł ponadto o dopuszczenie dowodów: z wyroku Sądu Apelacyjnego w G. o sygn. [...], w przedmiocie naruszenia przez skarżącego zasad uczciwej konkurencji w stosunku do działalności wnioskodawcy prowadzonej pod nazwą "[...]" oraz z wydruku ze strony baz danych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej dot. [...]" nr [...], w przedmiocie toczącego się postepowania o unieważnienie rejestracji tego znaku. Sąd na rozprawie w dniu [...] maja 2019 r. postanowił uwzględnić wnioski dowodowe zawarte w ww. pismach procesowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje: Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2107), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów odnoszących się do słuszności rozstrzygnięcia. Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej: "p.p.s.a."). Rozpoznając skargę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, że nie zasługuje ona na uwzględnienie. Istota sporu w rozpoznawanej sprawie dotyczy prawidłowości uznania przez organ zaistnienia przesłanki złej wiary po stronie zgłaszającego sporny znak towarowy do ochrony. Jak wynika z orzecznictwa - zła wiara stanowi samoistną podstawę do unieważnienia prawa ochronnego (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie: II GSK 883/11). Zdaniem NSA, "(...) ustalenie przesłanki zarejestrowania znaku w złej wierze, jako najdalej idącej przesłanki unieważnienia prawa z rejestracji znaku towarowego, czyni bezprzedmiotowym badanie innych okoliczności, a także poszukiwanie przesłanek egzoneracyjnych, wyłączających możliwość unieważnienia prawa do znaku z uwagi na odpowiedni upływ czasu". W związku z powyższym, stwierdzenie istnienia złej wiary, w rozumieniu art. 1291 ust. 1 pkt 6 pwp, po stronie zgłaszającego znak towarowy do ochrony, stanowi wystarczającą przesłankę dla unieważnienia udzielonego prawa ochronnego. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma zatem zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Oznacza to, że w szczególności działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i - uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku - sam dokonuje zgłoszenia tego znaku. W literaturze podkreśla się ponadto, iż o działaniu w złej wierze można mówić w przypadku nieuczciwych zachowań, których celem jest zawłaszczenie cudzych oznaczeń, zgłoszenia znaku towarowego w celu zablokowania konkurentowi uzyskania rejestracji. W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie organ prawidłowo ocenił, że wnioskodawcy przysługuje wcześniejsze od uprawnionego prawo do używania nazwy "FACH-PAK", w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz, że sporny słowny znak towarowy "FACHPACK" jest bliźniaczo podobny do oznaczenia używanego w nazwie przedsiębiorstwa wnioskodawcy. Ustalenie, że to wnioskodawca jako pierwszy rozpoczął używanie nazwy FACH-PAK w działalności gospodarczej pozostaje kluczowe, w sytuacji kolizji prawa ochronnego ze znaku towarowego z prawem do firmy, zwłaszcza w sytuacji, gdy strony konkurują na krajowym rynku w podobnym asortymencie towarów i usług, jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie, doskonale znając przy tym działalność konkurenta. W tych okolicznościach sprawy, zgłoszenie znaku bezpośrednio kolidującego z nazwą firmy konkurenta nie mogło zostać uznane za dokonane w dobrej wierze, na co słusznie zwrócił uwagę organ, dokonując analizy merytorycznej sprawy pod tym właśnie kątem. Takie rozstrzygnięcie znajduje oparcie w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie, a skarżący nie wykazał aby wcześniej faktycznie prowadził działalność pod nazwą "FACHPACK". Zdaniem Sądu, nie może mieć istotnego znaczenia w niniejszej sprawie kwestia pierwszeństwa rejestracji przez uprawnionego domeny internetowej o nazwie [...], gdyż rejestracja domeny [...] nastąpiła już po rozpoczęciu działalności gospodarczej przez wnioskodawcę pod nazwą FACH-PAK, a ponadto używanie tej domeny przez skarżącego zostało uznane za naruszenie zasad uczciwej konkurencji w stosunku do działalności uprawnionego, prowadzonej pod nazwą [...]S.B. (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w G. o sygn. [...]). W ocenie Sądu brak jest także bezpośredniego związku rozpoznawanej sprawy z rejestracją znaku unijnego "fachpack", gdyż znak ten został zgłoszony w terminie późniejszym niż sporne oznaczenie, a ponadto wnioskodawca wniósł o unieważnienie prawa ochronnego z tego znaku. Również forma prowadzonej aktualnie przez wnioskodawcę działalności, zróżnicowanej w ramach całej grupy przedsiębiorstw, również nie może mieć znaczenia w przypadku tej sprawy, gdyż ocena wystąpienia przesłanki złej wiary dokonywana jest na dzień zgłoszenia znaku towarowego do ochrony, a uczestnikiem postępowania w niniejszej sprawie jest i pozostaje przedsiębiorstwo: [...]. Odnosząc się na koniec do zarzutów naruszenia przepisów postępowania wskazać należy, że Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję administracyjną, w przedmiocie unieważnienia prawa z rejestracji spornego znaku, był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy (vide: art. 256 ust. 1 p.w.p.). W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie organ dokonując ustaleń w przedmiocie wystąpienia przesłanki złej wiary - jako formalnej przeszkody rejestracji znaku towarowego - dokonał w tym zakresie niezbędnej analizy materiału dowodowego, w tym faktów oraz twierdzeń stron postępowania i w sposób jasny oraz zrozumiały wyjaśnił przesłanki jakimi kierował się przy wydawaniu skarżonego rozstrzygnięcia. Uzasadnienie decyzji spełnia wymagania określone w art. 107 § 3 k.p.a, a w konsekwencji odzwierciedla wypełnienie przez organ wymogów określonych w art. 7, art. 77 i art. 80 k.p.a. Biorąc powyższe pod rozwagę i działając na podstawie art. 151 p.p.s.a. Sąd skargę oddalił.